Déposer ou ne pas déposer sa marque ?

Actif immatériel, la marque constitue une des valeurs essentielles dont peut disposer une entreprise. Pourquoi et comment la protéger ?

Actif immatériel, la marque constitue aujourd’hui une des valeurs essentielles dont peut disposer une entreprise.

Actif immatériel, la marque constitue une des valeurs essentielles dont peut disposer une entreprise. Pourquoi et comment la protéger ?

Actif immatériel, la marque constitue une des valeurs essentielles dont peut disposer une entreprise. Pourquoi et comment la protéger ?

Il n’est pas rare de voir une société être rachetée uniquement pour la valeur de sa marque ou de son portefeuille de marques.

Dans le cadre de fusions, acquisition, les auditeurs en charge d’évaluer les fonds de commerce des entreprises vont souvent s’attarder sur les biens immatériels qu’elle possède, dont les brevets et les marques.

Cette valeur attachée à la marque tient notamment à son champ de protection tant en France qu’à l’étranger… d’où l’impérieuse nécessité pour l’entreprise de mettre en place une véritable stratégie de protection de ses droits.

Pourquoi déposer sa marque ?

Dans la plupart des pays, qu’ils soient situés en Europe, en Asie, en Afrique, au moyen Orient ou encore en Amérique du sud, la réglementation sur le droit des marques comporte un principe de base selon lequel la marque appartient au 1er déposant.

Seuls quelques pays comme les États-Unis, ont une législation différente puisque sur ce territoire le premier usage crée le droit, et il en est tenu compte lors des formalités de dépôt de la marque.

Ne pas déposer sa marque, en France comme à l’étranger, présente dès lors deux risques majeurs :

  • En cas de copie de la marque il sera très difficile, voir impossible de pouvoir agir en contrefaçon.
  • En cas de dépôt par un tiers de sa propre marque, il ne sera plus possible sur ce territoire d’utiliser sa marque ni commercialiser ses produits qui en serons revêtus !

A l’heure de la mondialisation l’existence de marques identiques sur différents territoires, mais avec des propriétaires distincts peut créer des confusions chez les consommateurs qui pourront supposer qu’elles ont une même origine.
Les conséquences en termes d’image pourront être particulièrement dommageables.

Ces dépôts sont souvent effectués de mauvaise foi.

Il sera pour autant en pratique très difficile d’en rapporter la preuve, et alors seule une transaction moyennant le versement d’une contrepartie financière pourra permettre dans le meilleur des cas de récupérer la marque.

Comment se protéger ?

Le plus souvent nos clients français, qu’il s’agisse de particuliers, de PME ou de grands groupes se protègent en premier lieu sur le territoire national.

Il apparait important, à partir de cette première protection d’anticiper la question d’une protection à l’étranger.

Il s’agit là d’une véritable stratégie qu’il faut mettre en place, en s’interrogeant sur l’opportunité d’élargir sa protection à d’autres pays au regard des potentialités de commercialisation des produits ou des services.

La protection devra être envisagée sur les territoires où existe une réelle activité, mais aussi sur des marchés potentiels, et sur des territoires à risque où il serait dommageable que la marque puisse être usurpée.

Hugues Pouzet, Conseil en Propriété Industrielle, associé du cabinet Germain & Maureau

Hugues Pouzet, Conseil en Propriété Industrielle, associé du cabinet Germain & Maureau

Il est recommandé d’avoir recours à Conseil en Propriété Industrielle, spécialiste de la protection des marques, pour procéder à un audit.

En fonction de l’entreprise, de son activité et des couts de protection une stratégie de protection à mettre en place sera élaborée.

Il est arrivé par exemple que des clients ne se protègent pas en Chine, supposant eu égard à la taille de ce territoire que cela serait certainement onéreux, alors que ce n’est pas le cas.

Ils l’ont regretté par la suite, le jour ou ce marché s’est ouvert à eux car la marque avait déjà été déposée, et le marché se trouvait donc fermé !

La première protection doit être sollicitée avec beaucoup de soins.
Un dépôt de marque mal effectuée en France peut rendre difficile l’extension de la protection à l’étranger.
Des entreprises nous consultent certaines fois après avoir effectué seules le dépôt initial de leur marque en France.

Il n’est pas rare, avant d’envisager la protection à l’étranger d’avoir à ré effectuer les formalités en France.
Il peut arriver par exemple que des produits ou services ne soient pas correctement désignés, ou encore que le logotype objet de la protection ait évolué depuis le dépôt.

Le dépôt mondial : fantasme ou réalité ?

Le dépôt mondial n’existe pas.

En revanche, il existe trois possibilités de dépôts groupés :

  • Le dépôt communautaire permet en une seule formalité de solliciter de façon unitaire une protection sur le territoire des 27 pays membres de l’Union Européenne.
  • Le dépôt en OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle) : permet de couvrir 15 pays d’Afrique noire Francophone.
  • Le dépôt dit international, géré par l’OMPI (Office Mondial de la Propriété Industrielle) : Par ce système de protection le déposant, qui doit déjà être titulaire d’une marque dans son pays d’origine, a la possibilité après avoir acquitté un taxe de base de designer tout ou partie seulement des 85 états membres.

Ce dispositif est particulièrement attractif car les couts de dépôt sont modérés, et inférieurs à un dépôt effectué directement dans le pays.

Il est à noter qu’il s’agit toutefois là d’un « dispositif fermé » car réservé uniquement aux ressortissants des 85 pays signataires de l’Arrangement ou du Protocole de Madrid.

Pour les territoires qui ne sont pas membres de l’une ou l’autre de ces conventions, une protection nationale devra être sollicitée auprès des offices des marques de chaque état.

Ce sera le cas par exemple du Canada, des pays d’Amérique Centrale et du Sud, d’Afrique du sud, du Moyen-Orient….

Comment se protéger et se défendre efficacement ?

Le partenaire naturel de l’entreprise dans la gestion de ses droits de Propriété Intellectuelle et en particulier de ses marques est le Conseil en Propriété Industrielle.

Cette profession réglementée a notamment pour mission de conseiller, protéger et défendre les intérêts de ses clients dans ce domaine.

Un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle va bien sur assister ses clients dans leur politique de protection et de défense de ses marques.

Il va notamment pour le compte de ses clients effectuer des recherches pour s’assurer de la disponibilité des marques, effectuer les formalités de protection sur tous les territoires, effectuer une surveillance des marques…

Le cabinet va aussi; et c’est un élément non négligeable pour la pérennité de ce patrimoine de l’entreprise ; centraliser tous ses droits de marques, brevets, modèles, noms de domaine…..et être en quelque sorte sa mémoire.

Il est important de rappeler en effet les marques ont une durée de vie qui peut être très longue.
La durée de protection a tendance à s’harmoniser entre les différents pays à 10 ans renouvelables indéfiniment.

Il faut être prudent car si une marque n’est pas renouvelée, son titulaire perdra ses droits et un tiers pourra librement la redéposer !

La plupart des pays, prévoit également que le titulaire d’une marque non exploitée durant plusieurs années peut être déchu de ses droits, en France et en Europe le délai est de 5 ans mais seulement 3 ans en Chine par exemple.

L’externalisation de la gestion des droits de Propriété Industrielles apporte sur ce point une sécurité indéniable pour l’entreprise.

Auteur : Hugues Pouzet, Conseil en Propriété Industrielle, associé du cabinet Germain & Maureau

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