Islande vs. Iceland : le droit des marques est volcanique

L’Islande se bat contre l’appropriation de la marque ICELAND par l’exploitant de supermarchés Iceland Foods Limited. Enjeux économiques pour les marques ?

L’Islande se bat contre l’appropriation de la marque ICELAND par l’exploitant de supermarchés anglais Iceland Foods Limited.

Pour mémoire, « Iceland » est la désignation anglaise de l’Islande. Le gouvernement de l’Iceland s’oppose donc à l’appropriation de la marque « Iceland » par une société Iceland Foods Limited.

Plus précisément, la société Iceland Foods Limited a déposé une marque de l’Union Européenne « ICELAND » en 2002 pour désigner des produits et services divers allant des machines à laver, aux fruits et légumes en passant par l’eau et les produits de l’imprimerie.

La société Iceland Foods a obtenu l’enregistrement de sa marque non sans difficulté au bout de 12 ans de procédure !

Après avoir bataillé sur un problème administratif d’ancienneté de sa marque, la société Iceland Foods s’est vue refuser l’enregistrement de sa marque par l’Office des marques (EUIPO) pour les poissons, conserves de poissons et animaux vivants. L’Office a en effet considéré que « ICELAND » pouvait être perçu comme une indication de la provenance géographique de ces produits.

Anne-Charlotte Le Bihan, associée, cabinet d'avocats Bird&Bird

Anne-Charlotte Le Bihan, associée, cabinet d’avocats Bird&Bird

Le gouvernement islandais a ensuite formé des observations pour s’opposer à l’enregistrement de la marque pour les produits restants.

Marque trompeuse ?

Le gouvernement soutenait tout d’abord que la marque « ICELAND » décrit tout autant les autres produits qu’elle désigne que les poissons ou conserves de poissons. Selon lui, le public européen pensera qu’il s’agit de l’indication de l’origine géographique des produits vendus sous la marque.

La marque serait également trompeuse car elle ferait naître dans l’esprit du consommateur, l’idée fausse que les produits vendus sous cette marque proviendraient d’Islande alors que le titulaire est une société britannique.

L’Office des marques n’a pas donné suite aux observations du gouvernement islandais qu’il n’a pas jugées suffisamment sérieuses.

Cinq oppositions ont ensuite été formées par des titulaires de droits antérieurs. Aucune n’a prospéré si bien que la marque d’Iceland Foods a finalement été enregistrée 12 ans après son dépôt !

Le gouvernement islandais a décidé de ne pas en rester là puisqu’il a engagé le 14 novembre 2016, une nouvelle procédure devant l’Office des marques pour obtenir l’annulation de la marque d’Iceland Foods Limited.

Il justifie sa démarche dans un communiqué de presse par l’attitude de la chaîne de supermarchés. Celle-ci aurait poursuivi avec succès plusieurs sociétés islandaises utilisant « ICELAND » alors qu’elles n’étaient pas en concurrence directe.

L’Islande fonde sa demande d’annulation sur des arguments similaires à ceux qu’elle avait invoqués dans ses premières observations.

Iceland Foods Limited a jusqu’au 24 février 2017 pour répondre à ces arguments.

Marque et provenance

La question centrale est celle de savoir si l’Islande est suffisamment réputée ou au moins connue pour les produits ou services désignés par la marque en cause, qui sont très variés (e.g. appareils pour le ménage, réfrigérateurs, articles en papier, viande, volaille, café, thé, produits agricoles, boissons, bière eau…). Est-il vraisemblable que le public envisage qu’ils proviennent d’Islande ?

Si tel est le cas, l’Office juge régulièrement qu’il relève de l’intérêt général de préserver la disponibilité du nom.

Ainsi, la marque « GREENLAND » (Groenland en français) a pu être enregistrée pour des fruits et légumes frais. Personne n’imaginera qu’ils viennent du Groenland.

En revanche, « BRASIL » n’a pas pu être enregistrée à titre de marque pour désigner des whiskies car il est fréquent d’indiquer la provenance géographique d’un spiritueux.

Quoiqu’il en soit, l’EUIPO ne tranchera que la question de savoir si la chaîne de magasins pourra ou non conserver sa marque.

Si la marque de l’Union Européenne est finalement annulée, cela ne devrait pas avoir d’impact direct sur l’usage d’« ICELAND » par Iceland Foods elle-même.

Marque Iceland, déposée par Foods Limited

Marque Iceland, déposée par Foods Limited

Au surplus, Iceland Foods dispose d’autres cartes à son jeu puisqu’elle est titulaire d’une autre marque de l’Union européenne « Iceland » (ill. ci-contre) déposée en 2013. A notre connaissance, cette marque ne fait pas l’objet d’une demande d’annulation.

En revanche, si la marque est maintenue, Iceland Foods Limited pourra continuer de s’opposer à l’utilisation du terme « Iceland » pour désigner notamment les produits désignés par sa marque dans la vie des affaires.

Cela étant, ce droit n’est pas sans limite puisque le titulaire d’une marque ne peut interdire son usage lorsqu’il s’agit d’indiquer la provenance géographique des produits.

Par sa démarche, le gouvernement islandais cherche sans doute à trouver un accord amiable avec la chaîne de supermarchés. Son communiqué de presse mentionne en effet les efforts qu’elle aurait déjà déployés pour trouver une issue amiable.

Une décision de la division d’annulation de l’EUIPO n’est en tout état de cause pas attendue prochainement, une procédure d’annulation durant en moyenne 19 mois. Affaire à suivre…

Auteures : Anne-Charlotte Le Bihan, associée et Enora Baron, collaboratrice au sein du cabinet d’avocats Bird&Bird

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(c) ill. DepositPhotos

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